[1단계] 12강 지식재산권 개요 (분할 출원 특허 BM 기술요소 플랫폼 비즈니스)

파이 특허법률사무소(PI IP Law) 이대호 변리사님이 강의를 맡아 주셨습니다. 되게 프로페셔널하시고 제가 특허를 진행할 일이 있을 경우 연락드려 보고 싶을 정도로 명료하게 설명해 주셨습니다. 스타트업 특허 관련 기본적인 궁금증이 해결되었던 시간이었습니다. 

 

 

 

스타트업 내에서의 특허

스타트업을 하면서 지적 재산권 즉 특허나 상표권 같은 것들의 필요성에 들어보셨을 것입니다. 이 것들이 왜 필요하고 무슨 가치를 가지는 것인지 알아보는 시간이었습니다. 

 

우리는 왜 지적재산권에 비용을 지불하는가?

1. 기술독점을 통한 경쟁력 확보 : 일정 기간 동안 이 특허 기술을 못 쓰게 해서 기술적 우위와 소비자 선택을 얻어 초과 이익을 얻겠다는 경쟁력
2. 라이센싱 등을 통한 현금흐름 창출 : 다른 기업들에게 사용하게 함으로써 새 현금흐름을 만들겠다. 여기까지 2가지가 전통적으로 특허에 대한 수단입니다. 
3. 기업 자산으로서 평가를 통한 기업가치 향상 : 기업의 자산으로 평가 받기 시작하면서 기업가치 향상 목적이 되고 있습니다. 

1, 2번 항목의 경우 전통적인 의미의 지적재산권의 필요성이며, 3번 항목은 최근 떠오르고 있는 지식재산권의 필요성입니다. 지식재산권이 Core value를 얼마나 커버하고 있는지가 핵심입니다. 

 

 

 

온라인 플랫폼 비즈니스의 특허

기술 기반 비즈니스 모델은 어느정도 특허 관련해서 정해진 것들이 많이 있습니다. 그래서 오늘은 온라인 비즈니스를 기준으로 설명해 주셨습니다. 

 

가장 먼저 흔히 하는 실수

대부분 가장 먼저 하는 실수는 아이디어부터 잘 못 생각하고 있는 것입니다. 하나의 특허를 가지고 BM 전체를 보호받으려고 생각합니다. 하지만 이는 요즘 세상에서는 맞지 않는 생각입니다. 2014년 미국 판례 중에서는 "일반 적 비즈니스 모델을 범용 컴퓨터로 구현하는 것은 특허의 보호 대상이 아니다."라는 판결이 있었습니다. 

 

미국의 영향으로 이제는 우리나라에서도 하나의 BM을 하나의 특허로 보호 받는 것은 절차나 심사가 상당히 까다로워졌습니다. 그러나 중요도가 떨어진 것은 아닙니다. 단일 BM 특허로 전체 비즈니스 모델을 보호받는 것은 불가능에 가까워졌지만 방법은 있습니다. 

 

 

 

올바른 특허 준비 프로세스

이제 BM 모델을 특허로 받기 위해서는 변리사와 창업가가 아주 사업에 대해 아주 자세히 대화 하는 시간이 필요해졌습니다. 왜냐 하면 이제는 하나의 BM 전체를 특허로 감싸서 보호하는 형식이 아닌 전체 BM 중에서 기술 요소 하나하나를 나누어 권리화 할 수 있는 것들을 특허로 하나하나 감싸는 방법으로 진행하기 때문입니다. 

 

단일 BM을 청구항에 줄줄줄 옮기고, 내가 어떠한 비즈니스를 하려는 설명을 줄줄 적는 것이 아니고 BM 자체에 대해 깊게 변리사와의 상담이 필요하게 된 것입니다. 창업자가 궁극적으로 생각하는 모델은 뭔지 이전 BM에서는 어떤 것을 해결하려고 했고, 기술적으로 기존 비즈니스와 유사한 것들은 뭔지, 이 사람이 새로 창조한 부분은 어디서부터 어디까지 인지 다 살펴보는 작업이 필요합니다. BM에 대한 궁극적인 목적이 무엇인지, 유사한 것은 어느 구간, 차별적인 것은 어느 구간인지 파악하여 기술 요소 하나하나를 보고 특허를 내는 전략이 필요합니다. 

 

 

 

고려 요소

먼저 자신의 BM을 구성하는 기술 요소가 무엇인지 고민해 보아야 합니다. 고민은 아래 두 가지 물음에 대한 답이라고 할 수 있습니다. 

1. 내 BM에서 남들과 다른 것은?
2. 내 BM에서 어떤 것이 돈이 되는 것일까?
3. 예비용 분할 출원을 잘 이용하기.

이 두가지 물음에 대한 답이 특허로 보호받아야 하는 기술요소라고 정의할 수 있습니다. 그러므로 변리사와의 충분한 대화가 있어야 창업가가 미처 캐치하지 못한 기술요소들도 보호받을 수 있게 됩니다. 예비용 분할 출원의 경우 중요하므로 아래에서 한번 더 다루도록 하겠습니다. 

 

Case Study

먼저 지원자 SNS 권한을 부여받고 SNS 활동 분석을 통해 기업들이 구인하는 포지션에 알맞는 구직자를 추천해 주는 중개 플랫폼 서비스를 준비했다고 가정해 보겠습니다. 

 

창업가 입장

사업을 구상하여 기술요소를 생각해 보니 SNS 활동 분석을 통해 기업들이 구인하는 포지션에 알맞은 구직자를 추천하는 중개 비즈니스를 생각해 냈습니다. 

 

 

 

변리사와의 상담으로 새 기술 요소 발견

경과 구직을 위해 SNS에 대한 접근권한을 가지고 있으니 이 데이터를 가공하여 제 3자에게 제공까지 허용받을 수 있다면 이를 commerce 기업에 가공 및 판매를 할 수 있다는 것을 변리사 분이 캐치할 수도 있다는 점을 예시로 설명해 주신 부분입니다. 

 

기술 요소 재정리

1. SNS활동 추적 및 분석으로 사용자 특성을 알아내는 알고리즘
2. 분류된 사용자의 특성에 대한 정보 판매 단가를 자동으로 정하는 알고리즘
3. 채용 희망 기업의 데이터를 분석하고 데이터를 통해서 분석된 특성에 기초한 매칭 관계를 파악하는 알고리즘
4. 채용 희망자들이 입사를 희망하는 기업이 최근 채용한 인재들의 성향에 대한 리포트 열람을 위해 인재 정보를 익명화 하는 프로세스

이처럼 처음 구상했던 것에서 기술요소들이 세분화되어 정리하는 과정이 필요한 것입니다. 이 과정에서 너무 세세하게 쪼개어 별 도움 안 되는 특허 하나 가져가는 경우도 빈번하게 발생하므로 유념할 부분이라고 합니다. 그리고 모두 다 특허 낼 필요 없이 꼭 필요한 부분을 잘 가려서 특허를 받는 것 역시 중요합니다. 

 

 

 

이정도 수준까지 만들어지면 시리즈 A 전 까지는 전부 갖춘 수준이라고 명확하게 정의해 주셨습니다. 그리고 특허 출원의 타이밍은 최대한 빠르면 좋지만 와이어 프레임까지 기획했을 단계가 가장 정확하다고 합니다. 그리고 꼭 실물로 구현되지 않더라도 현재 기술로 실현 가능한 수준이며, 콘셉트 단계에서도 실현 가능하다면 특허가 가능하다고 합니다. 

 

예비용 분할출원 (꿀팁)

정말 강의를 듣기 잘했다는 생각이 드는 꿀팁입니다. 실력있는 변리사 분들이면 꼭 챙겨준다고 하는 분할 출원제도 활용하기입니다. 

 

분할 출원의 필요성

특허가 한 번 등록되어 버리면 청구항으로 인하여 확정된 권리 범위는 변경할 수 없습니다. 이 점을 이용하여 경쟁사가 특허권자의 기술 개발의 이점을 누리면서도 특허권자의 등록 청구 범위를 침범하는 것을 회피하면서 제품 개발 및 판매할 수 있습니다. 이 과정에서 분할 출원이 없다면 손 놓고 당할 수밖에 없습니다. 

 

 

 

분할 출원 활용

이 경우 특허권이 등록되어 권리 범위가 고정되어 있는 상태라 별다른 대응을 할 수 없지만 예비용 분할 출원이 있는 경우 원 출원과 동일한 명세서를 가진 출원이 등록 이전 상태에 존재한다면 회피설계에 대응하도록 청구 범위를 변환하는 것으로 대응할 수 있게 됩니다. 

 

분할출원의 청구항들을 보정해서 대응이 가능한 원리로 처음부터 필요하지는 않지만, 추후 경쟁단계에서 비슷한 BM이 들어왔을 때 꼭 필요한 부분입니다. 그러므로 특허 등록 시 변리사님께 돈을 드려야 할 때 꼭 분할출원해달라 말하는 것이 좋습니다. 이때 분할출원의 경우 최초 청구항은 그대로 잡아주고 심사청구는 진행하지 말아달라고 요청하면 되는 것입니다. 특허 등록 결정서라는것을 받거나 등록료를 내라는 안내를 받았을 때 특허료 납부 전에 분할출원을 해야 합니다.

 

 

 

Q&A

페이스북 같은 앱개발을 한다고 했을 때, 특허청구범위 안에 범위 설정 어떻게 되어 있는지 중요 합니다. 막연하게 소셜네트워크로써 사진 올리고 근황 업데이트하고 그런 전체를 특허받는다면 받기도 힘들고 등록 범위도 엄청 좁아지게 됩니다.

 

사안에 대한 일부적인 기술요소에 대한 특허를 가지고 있으면 대기업을 상대로도 상대가 가능합니다. 그러므로 좋은 기술요소를 잘 가지고만 있다면 사용 가치가 많게 됩니다. 페이스북의 경우 자연어를 처리할 때 사용자의 관심도나 성향에 대해 어떻게 파악하는지 구체적인 알고리즘으로 소송 많이 당한 적이 있습니다. 그러므로 기술요소에 대한 특허를 잘 확보 하는 것이 중요합니다.

 

 

 

기술 증명(등록과정) 특허청에서 보통 1년 ~ 1년 6개월 걸리는데, 보통 특허청에서 1번 정도 비슷한 기술을 제시하면서 해당 기술과의 차별성에 대해 입증하라는 절차가 오게 되고 변리사랑 잘 대응하면 됩니다. 

 

특허는 잘 만들어 두기만 하면 법인 청산할 때처럼 특허만 따로 떼어내어 팔기도 하고 M&A하기도 하고 사용 가치가 많습니다. 

 

과제

1. 자신의 비즈니스 모델을 기술요소로 분석해 보기
2. 분석된 기술 요소들을 1) 경쟁사나 종래 기술과의 차별성을 기준으로 평가해 보기, 2) 사업성(수익화 관점)에서 기여분을 기준으로 평가해 보기

*기술요소 분석은 온라인 BM에서 필수적으로 필요한 프로세스를 구성하는 세부 기능들, 소프트웨어 모듈들, 사용자 인터페이스(UI)들을 포함합니다.

 

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